典型案例

约定的违约责任应当得到支持
发布时间:2022-11-03阅读次数:
摘要:A公司于1999年5月11日成立,是一家在美国合法注册并存续的公司。A公司经我国国家商标局核准在第25类“帽子的帽檐、帽、有帽檐的帽、运动衫、绒衣、T恤衫、无袖背心、背心(马甲)、帽檐、热身服、挡风夹克、风衣、鞋、高尔夫球鞋"商品上注册了第7683422号“"商标,商标专用权期限为2011年1月14日至2021年1月13日。

案情简介

A公司于1999年5月11日成立,是一家在美国合法注册并存续的公司。A公司经我国国家商标局核准在第25类“帽子的帽檐、帽、有帽檐的帽、运动衫、绒衣、T恤衫、无袖背心、背心(马甲)、帽檐、热身服、挡风夹克、风衣、鞋、高尔夫球鞋"商品上注册了第7683422号“"商标,商标专用权期限为2011年1月14日至2021年1月13日。

百度百科中关于A公司的简介如下:A公司是全世界最大的高尔夫球具制造商,在全球110多个国家和地区生产和销售各种高尔夫球杆、高尔夫球和配件。百度百科中关于Callaway品牌消费群的定义如下:Callaway的目标消费群是献给喜爱运动,释放压力的高尔夫运动的爱好者;其产品是给所有喜爱高尔夫的人们提供革新的、功能性的产品,Callaway的经营理念是顾客获得满意。

国内相关体育网站发布有关A公司的新闻如下:一、新浪体育网新闻。1.2012年4月23日,《A签约球手布兰登-格雷斯勇夺中国公开赛冠军》文章主要内容介绍布兰登-格雷斯是A公司签约球手;2.2017年1月29日《A继柏格尔再签魏圣美!小魔女巴哈马赛换新杆》文章主要介绍A公司于2017年1月29日签下大满贯赛冠军魏圣美作为代言球员,配图显示魏圣美使用标有“"商标的高尔夫球具。二、中国体育网新闻。2016年1月10日,《老沃森更换球具代言联袂利什曼转投卡拉威阵营》文章(来源:新浪体育)介绍布汤姆-沃森和马克-利什曼自2016年起是A公司签约球手。三、搜狐网新闻。1.2016年10月20日,《2016A中国十周年感恩粉丝巡回赛·广州站圆满落幕!》文章介绍A在2016年进入中国十周年之际特办巡回赛回馈感恩粉丝支持,文章配图有“"标识的广告牌,该牌还有介绍A高尔夫历史,配图还显示多位球手带着标有“"商标的球帽;2.2016年10月28日,《A中国携手美国大师赛冠军丹尼·威利特,共庆十周年》文章介绍A中国于2016年10月25日在上海虹桥元一希尔顿酒店举办十周年庆典暨感恩晚宴活动,文章配图显示酒店门前有“"标识的广告牌,活动现场图显示现场多处有“"标识;3.2017年5月3日,《A中国携手北京湾会利百特国际高尔夫学院开幕,共同组成中国青少年高尔夫教育发展,文章配图有“"标识的广告牌;4.2019年3月6日,《世界前十弗朗西斯科·莫里纳利成为卡拉威球手》文章介绍世界排名前十、英国公开赛冠军弗朗西斯科·莫里纳利成为卡拉威球手,文章配图显示弗朗西斯科·莫里纳利使用标有“"商标的高尔夫球具。

B公司于2002年3月18日成立,注册资金3088万元,公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),经营范围为:帽子、服装及其它缝纫制品制造、销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。

B公司于2017年参加了第121届中国进出口商品交易会(以下称交会)的第三期展览,其参展展位为8.0F19-20/G15-16。A公司在该届广交会参展期间向广交会投诉接待站投诉B公司侵权,经广交会投诉接待站处理,B公司于2017年5月5日向A公司出具《承诺书》,该承诺书主要内容如下:我B公司在第121届广交会第三期展位(展位号:第三期8.0F19-20/G15-16)上摆放的产品目录宣传册上及广告牌有侵犯A公司(CALLAWAYGOLFCOMAPNY)的注册商标专用权(商标注册证号:7683422)和高仕利公司(ACUSHNETCOMPANY)的注册商标专用权(商标注册证号:1936769)的商标标识;B公司现承诺如下:1.主动在第121届广交会上撤展上述产品目录宣传册及广告牌上的侵权商标标识。2.以后不生产、销售侵犯A公司(CALLAWAYGOLFCOMAPNY)、C公司(ACUSHNETCOMPANY)、邓禄普体育用品株式会社(DUNLOPSPORTSC0.LTD)、D有限公司(KARSTENMANUFACTURINGCORPORATI0N)、泰勒梅高尔夫有限公司(TAYLORMADEGOLFCOMPANY,INC.)和F有限责任公司(ParsonsXtremeGolf,LLC)的知识产权的产品,不再展出侵犯任何上述公司知识产权的宣传材料。3.本承诺书签署后如发现承诺人违反本协议内容,以任何方式侵犯上述任一公司的知识产权的,承诺人愿意支付任何上述公司人民币一百万元整(¥1,000.000),作为重复侵权的约定赔偿;本承诺书自签署之日起生效。

2018年5月4日,A公司的委托代理人北京万慧达知识产权代理有限公司到广州市南方公证处申请证据保全公证,该公证处于2018年5月31日出具的(2018)粤广南方第032945号公证书证明以下事实:2018年5月4日A公司的转委托代理人廖WX与广州市南方公证处公证员和工作人员来到广州市海珠区某某某某某某某某的中国进出口交易会展馆,该展馆正在举办第123届广交会,进入该展馆8.0馆B公司的展位(8.0F19-20G15-16),廖WX以普通采购代表身份在该展位取得名片一张及宣传图册一本(以下称被控侵权宣传册)。该被控侵权宣传册内容全英文,其中第25页最上方印有“3.1CUSTOMERS(brands)_SPORTSBRANDS",跟着第三个图标为“",该“"前后有NEWERA、耐克、背靠背、彪马等多个国内外品牌的商标图案(以下称被控侵权图文)。A公司因上述公证取证向广州市南方公证处支付了公证费800元。

A公司工作人员或代理人于2019年4月9日登录B公司网站www.huaxiacap.com,网站中Service(服务)栏内有“4.1CUSTOMERS(brands)_SPORTSBRANDS",跟着第三个图标为“",且该“"前后有NEWERA、耐克、背靠背、彪马等多个品牌的商标图案(以下称被控侵权图文)。工业和信息化部网站关于域名信息备案管理系统显示www.huaxiacap.com网站是B公司于2011年5月30日开办的企业网站。

一审法院另查,“CUSTOMERS(brands)"中文译文为“客户(品牌)",“SPORTSBRANDS"的中文译文为“体育品牌"。

一审法院再查,中国进出口商品交易会发布的2017年《广交会投诉及处理办法》第二十二条规定如下:投诉接待站按本办法规定程序对知识产权进行处理,对不能做出“不侵权"有效举证或抗辩不成立的被投诉人,被认定为“涉嫌侵权"企业,投诉接待站工作人员对相关展品可作“自撤"或“暂扣"的处理决定;自撤是指投诉接待站要求参展企业立即自行撤下摆放在展位内的涉嫌侵权展品,并承诺不再展出的处理方式。对于涉嫌侵权的物品,投诉接待站可以采取遮盖或者贴封条的方式处理,同时作出“自撤"的处理决定;暂扣是指投诉接待站工作人员将参展企业摆放在展位内的涉嫌侵权展品扣回投诉接待站登记在册的处理方式。对暂扣涉嫌侵权展品,投诉接待站可在本届广交会当期最后一天下午到投诉接待站领回,逾期不领回的,投诉接待站可作销毁处理。

A公司提起本案过程中增加主张B公司在其www.huaxiacap.com网站上使用A公司第7683422号注册商标构成商标侵权及不正当竞争,B业公司同意A公司增加的诉求由一审法院继续审理。

争议焦点

1、B公司使用“"商标是否构成商标侵权;

2、B公司使用“"商标是否构成不正当竞争;

3、如何确定B公司的赔偿数额。

诉讼及判决

一、一审法院诉讼(A公司提起)

(一)A公司诉讼请求:

1、B公司立即停止侵犯卡拉威公司第7683422号注册商标专用权的行为;

2、B公司赔偿卡拉威公司经济损失1000000元(包括卡拉威公司为制止侵权所发生的合理费用);

3、B公司承担本案的诉讼费。A公司在本案诉讼过程中变更上述第一项诉讼请求为B公司立即停止侵犯A公司第7683422号注册商标专用权和不正当竞争行为,具体为停止在展会上展出带有A公司注册商标的产品目录宣传册,停止在B公司官方网站(www.huaxiacap.com)上使用A公司注册商标。

(二)一审法院判决:

1、B公司自判决生效之日起停止在其宣传册上使用A公司第7683422号“"商标,停止在其www.huaxiacap.com网站上使用卡拉威公司第7683422号“"商标;

2、B公司在判决生效之日起10日内赔偿A公司经济损失人民币1000000元(包括维权支出);

3、驳回A公司的其他诉讼请求。案件受理费人民币13800元,由B公司负担。

二、二审法院诉讼(B公司提起)

(一)B公司上诉请求:

1、撤销广州市海珠区人民法院(2018)粤0105民初19199号民事判决书,判决B公司不构成不正当竞争,不承担任何责任或依法改判;

2、上诉费用由A公司承担。

(二)二审法院判决:驳回上诉,维持原判。

律师评析

《反不正当竞争法》第八条规定,经营者不得对其商品的性能、功能、质量、销售状况、用户评价、曾获荣誉等作虚假或者引人误解的商业宣传,欺骗、误导消费者;经营者不得通过组织虚假交易等方式,帮助其他经营者进行虚假或者引人误解的商业宣传。根据一审法院查明的事实,华夏帽业公司及卡拉威公司均为从事生产、销售帽子、服饰企业,经营范围相似,双方在业务范围上存在竞争关系。华夏帽业公司在其公司宣传册及网站宣传有关不实内容,足以造成相关公众误解,其虚假宣传的行为,违反诚实信用原则和商业道德,被诉行为属于法律明确规定的不正当竞争行为,应当依法承担停止侵权、赔偿损失的民事责任。
知识产权侵权损害赔偿方式,不仅包括权利人实际损失、侵权人违法所得、许可费的合理倍数和法定赔偿,还允许双方当事人通过合同方式确定赔偿数额。本案中,B公司向A公司出具关于侵害知识产权的《承诺书》,对于侵权损害赔偿方式以及数额通过合同方式进行了约定,这是双方当事人关于侵权赔偿方式与赔偿金额的明确约定。知识产权作为私权允许平等市场主体通过自愿达成合意的方式对于双方权利义务进行明确约定,若不违反法律法规效力性强制规定,应属合法有效,对于双方当事人均具有法律效力。《承诺书》相关约定应当作为本案确定赔偿方式与赔偿金额的依据。具体来说,理由如下:
首先,不正当竞争行为属于《承诺书》所涵摄侵害知识产权的范围。华夏帽业公司上诉称其行为即使构成不正当竞争,也并未侵犯卡拉威公司的知识产权。对此,笔者认为我国知识产权法律体系主要是由知识产权专门法与反不正当竞争法架构的,反不正当竞争法是知识产权法律体系的有机制度构成。知识产权是一个集合概念,由著作权、专利权、商标权和制止不正当竞争等权利构成,且不正当竞争纠纷案件本身就属于知识产权范畴内。华夏帽业公司实施的被诉侵权行为属于不正当竞争行为,符合《承诺书》中因侵害卡拉威公司知识产权而应承担赔偿责任的约定。
其次,我国法律规定了侵权责任与违约责任的竞合制度,对于违反合同规定的违约行为在符合一定条件下允许当事人一次性选择适用侵权责任或者违约责任,这一责任竞合制度存在的前提是双方当事人存在基础的交易合同关系,基于这一基础法律关系,一方当事人违反合同约定所应承担的合同义务产生违约责任,同时也侵害另一方当事人权益而产生侵权责任,也就是说一种基础行为产生两种民事责任后果即违约性侵权,从而赋予权利方的救济选择权,权利人可以或者选择违约责任或者选择侵权责任主张权利。正如消费者在购买商品后因商品质量而主张权利时,其主张权利的法律基础是买卖合同法律关系,消费者基于这一法律关系有权主张违约责任,也有权主张侵权责任。特别地,我国存在专门的消费者权益保护法律,其中对于侵害消费者合法权益还存在惩罚性赔偿条款,消费者基于买卖合同而主张权利时,基于自己的权利保护强度,一般会选择适用侵权责任追究对方责任,这是法律责任竞合的典型形式。当然,消费者也可以主张赔偿损失的违约责任,这都是法律基于特定情形而赋予权利人理性选择的结果。需要指出的是,在责任竞合中,权利人作出选择后另一种责任消灭,不允许权利人主张双重责任方式不合理地加重对方的法律责任。就本案而言,因不存在侵权责任与违约责任竞合适用的前提条件,不属于责任竞合,无需权利人作出侵权责任或者违约责任选择。权利人与侵权人就侵权损害赔偿数额作出的事先约定,是双方就未来发生侵权时权利人因被侵权所受到的损失或者侵权人因侵权所获得的利益所预先达成合意的一种计算方法,它并未被反不正当竞争法、侵权责任法等相关法律法规所禁止,任何人基于法律的规定均负有不侵害他人合法权益的义务,这一义务具有绝对性和对抗性,且有权基于侵权责任而在当事人之间作出分配权利义务的处分权和合同性安排。按照私法自治原则,事先约定赔偿是当事人自由意志的表现,法院应尊重当事人的意思,只要约定内容不违反法律、行政法规的效力性强制性规定,权利人就有权按照合同约定的赔偿方式主张权利,故一审法院基于权利人的主张选择适用约定赔偿方式并非基于责任竞合,而是基于合同约定,可以将其作为确定本案赔偿方式的依据。值得注意的是,《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》第二十八条规定,权利人、侵权人依法约定专利侵权的赔偿数额或者赔偿计算方法,并在专利侵权诉讼中主张依据该约定确定赔偿数额的,人民法院应予支持。该规定明确了专利侵权事先约定赔偿方式的合法性和可适用性。而不正当竞争纠纷案件中事先约定赔偿条款亦可类推适用上述规则。
再次,B公司在进行民事活动中违背诚信原则,实施了侵害A公司的知识产权行为被发现后出具《承诺书》作为往后的不侵权允诺与担保,B公司再次实施侵权行为背离了自己的承诺,触发了《承诺书》实施的条件,应承担侵权所要付出的代价。《承诺书》所约定的赔偿数额是基于B公司两次侵权的赔偿数额而约定的数额,体现出对于侵权人一定程度的惩罚性,通过损害赔偿数额的威慑效应来遏制侵权行为的发生。但B公司再次实施的不正当竞争行为表明其对《承诺书》所约定赔偿数额的漠视,是其在本案中实施不正当竞争行为应当付出的代价。侵权人自己不仅通过合同理性选择赔偿数额,且通过自己实施不正当竞争行为触发这一承诺与担保的发生,本身说明这一赔偿数额属于华夏帽业公司放任或者希望追求这一结果的发生。在其不能举证证明这一赔偿数额过高的情况下,《承诺书》所确定的分配正义绝不是赌博,更不是对自己法律责任的搪塞,而是沉甸甸的责任。这一责任符合各方利益期待,是各方当事人自愿选择的结果。这一结果不仅体现出当事人对于未来信誉的担保功能,而且具有对于实施侵权行为的惩戒作用,体现出商海中私人主体的利益追求,出尔反尔的利益背叛不应当得到尊重,也不值得司法的同情和体恤。
概括地说,法院在不正当竞争纠纷中依法适用约定方式确定本案赔偿方式与赔偿数额的裁判思路和理由,符合知识产权侵权损害赔偿的立法宗旨与司法目的,在著作权侵权、商标权侵权领域均具有适用的余地,对解决知识产权赔偿难举证难问题具有积极意义,应当予以褒奖、借鉴与推广。